知识产权律师

[商标侵权]商标侵权诉讼中,注册商标的知名度对认定商标近似具有重要意义

委托人:北京某教育文化有限公司

委托事项:代理委托人与黑龙江某出版社有限公司、世纪卓越信息技术公司;委托人与黑龙江出版社有限公司、当当网信息技术有限公司,就委托人之“逻辑狗”商标进行商标维权起诉;

受理部门:北京市朝阳区人民法院

代理结果:胜诉

主办律师:北京盈科律师事务所 秦福律师

[主办律师评述]

在商标侵权诉讼中,判断商标是否近似,其中“原告注册商标的显著性、知名度”是一个重要的考量因素,尤其是在近似与否“或左或右”的情况下,此因素显得更加重要。

本案能够胜诉的重要原因之一,就在于:我们帮委托人整理了大约1500页左右证据材料,用以佐证涉案委托人注册商标在少儿图书领域具有了较高知名度及影响力,从而说服了法官,使本案取得了胜诉结果。

一、基本情况

委托人系致力于儿童早教领域研发的单位,2009年经商标局核准第16类书籍等商品的涉案文字商标(该商标经异议,最终于2013年7月裁定核准),2011年5月,经商标局核准第16类海报、报纸等图文组合商标(为尊重当事人,商标名称省略)。

2013年4月,委托人发现在亚马逊网、当当网上销售一系列由黑龙江某出版社有限公司出版的涉案图书,其中在图书封面顶部中间位置均显示有“luo ji gou”(此处为涉案图书中文的拼音,实际为三个与原告文字商标读音相同的汉字,为尊重案情,此处省略),且作为图书名称在使用。版次:2011年3月第一版。

委托人发现上述情况后,咨询了多家律师事务所律师,得到的答复归结为:原告注册商标显著的文字与被告突出使用的文字仅读音近似,但整体来说,区别还是明显的,认定近似商标有一定难度;被告出版时间要早于原告两商标实际核准的时间,维权意义不大。

委托人经客户介绍,找到了本案主办律师,主办律师经了解:1、委托人的主要目的是禁止他人使用与其近似商标,其次才是赔偿问题;2、通过了解,委托人从2003年开始即以注册商标的文字为书名或标志出版发行了一系列图书,至今一直持续。

通过简单地了解客户的目的及一些基本情况,主办律师果断认为,该案有胜诉把握,在与委托人进行了细致沟通及风险提示的情况下,委托人决定让本案主办律师代理维权。

二、办案思路、准备、简要意见:

商标注册人对其经核准注册的商标享有专用权,他人未经注册人许可,不得在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标。本案中,被告黑龙江某出版社将“luo ji gou"作为其出版图书名称且在封面顶端突出使用,应当属于商标性使用。因此,本案争议的焦点或需要集中攻破的难点、重点即在于确定:委托人商标与被告使用的文字是否属于近似商标。假设属于近似商标,即使被告图书出版时间早于委托人商标核准注册时间,但从目前来看,涉案图书仍在销售,故不影响对其行为的定性。

确定了上述重点问题以后,单从原、被告商标的对比来看,认定近似的确存在一些风险,故不应盲目起诉,从最高院司法解释的规定来看,判读商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。即在认定商标近似时,既要考虑音、形、义等构成要素的近似程度,也要结合注册商标的显著性、知名度等相关情况。

综合分析了商标近似的法律规定外,即确定了本案要想取胜,其关键在于必须准备能证实注册商标知名度的证据。

经主办律师与委托人多次交涉、沟通、亲赴现场,加班加点,终从原告图书出版发行情况、广告宣传情况、获奖情况、代理商分布情况等多角度准备了大约1500页的知名度证据。这些证据,足以认定委托人注册商标经长期使用及宣传,在少儿图书领域具有了较高的知名度和影响力。

由此,判定注册商标与被告标识近似,应当非常有把握。

详细代理意见,不便详述!

三、代理结果

通过前期认真的准备,精准的法律分析,通过庭审的代理,北京市朝阳区人民法院采纳了我方代理意见,作出了“(2013)朝民初字第37958号”民事判决书及“2013)朝民初字第40034号”民事判决书,判决黑龙江某出版社有限公司立即停止出版发行涉案侵权图书;世纪卓越信息技术公司(及当当网公司)立即停止销售涉案侵权图书;黑龙江某出版社有限公司赔偿原告损失及开支共计七万七千元。