知识产权律师

    在我院民三庭审理的众多知识产权案件中，程序最为复杂、难度最大仍是专利案件，其中重要原因之一就是如何面对专利侵权案件诉讼中止的问题。2006年6月民三庭成立以来，共受理侵犯专利权案件8件，其中涉及外观设计专利1件、实用新型专利7件。8起案件中，因被告向国家专利复审委员会提出专利无效请求而中止的4件，占50%。这一问题是如何形成的？又如何解决？就此问题，笔者谈谈自己粗浅的认识，供大家商榷（本文若未特别指明，所涉专利均为外观设计专利或实用新型专利）。

一、专利侵权诉讼中止的原因

1、就专利无效宣告制度而言。根据专利制度的一般原理，专利权一旦被授予，就依法推定其有效。在法定机关依法宣告其无效之前，任何机关不得认定其无效。在一些普通法国家，受理侵权诉讼的法院有权在该诉讼中判断该专利权是否有效，但其判决中关于专利是否有效的认定仅仅对该案件有效。但是，根据我国专利法第45条、第57条的规定，对于专利权是否有效的问题，只能由国家知识产权局专利复审委员会负责认定，法院只负责侵权判断，因此，一旦专利侵权诉讼的被告请求宣告专利权无效，受理侵权诉讼的法院就面临是否中止诉讼的问题。

2、就专利审查制度设计而言。尽管《专利法》第22条和其他条款规定了对实用新型授予专利权的实质性条件（新颖性、创造性、实用性），但是，根据专利法第40条之规定，我国对实用新型并不实行实质审查，而是初步审查。所谓初步审查，就是对专利申请文件是否符合形式和格式要求以及是否具有明显实质性缺陷进行审查。但对于实质性问题，例如新颖性、创造性、实用性等，不进行审查。对于外观设计专利，根据《专利法》第40条规定，亦是初步审查制，对于实质性问题，例如是否与在先权利相冲突等，不进行审查。因此，专利权人是否是“真正的专利权人”还有待于无效宣告程序的进一步审查，结果使得中止案件数量过多。之所以不实行实质审查，其原因主要在于该两种专利数量较大，创造性要求不是很高，授权速度快可以使该该两种专利迅速应用于社会实践，及时创造社会财富。但社会反映强烈的所谓的“垃圾专利”和“问题专利”，恰恰就是指实用新型专利和外观设计专利。原因之一在于我国社会的诚信度还有待提高，一些不良分子利用现有实用新型专利和外观设计专利审查制度的缺陷，把不符合专利法要求的实用新型或者外观设计申请专利并获得授权，再以此恶意起诉他人侵权，搞不正当竞争，而被拖入诉讼的被诉侵权人却要付出沉重的代价去证明其确实没有侵犯他人的专利权，而原告的专利权本身就不符合专利法的实质性规定。比如我院民三庭成立后所受理的第一个专利案件就是铝型材外观设计专利，原告周文兵是从事卷闸门生产的个体户，在长沙中院曾经起诉他人侵犯其铝型材外观设计专利，并且胜诉，获赔5000元。2006年10月，周文兵到我院起诉株洲赛富自动门有限公司生产的卷闸门使用的铝型材料侵权，要求赔偿1万元[1]。实际上原告铝型材的外观设计与他人在先的外观设计基本一致，在被告的请求下，我院裁定中止审理。最后，该专利被国家知识产权局专利复审委员会认定无效，但被告为维护自身的权利聘请了2名律师，代价不菲，才保护住自己的合法权益。

二、专利侵权诉讼中止主要特点

1、中止案件数量所占比例过高，中止时间过长。

如前所述，我院专利侵权中止案件占专利侵权案件的1/2，中止时间最长的已近1年（仅仅是国家专利复审委员会审查阶段），还不包括3个月的提起行政诉讼期限以及起诉后，北京一中院、北京高院的一审、二审期间。例如张家敢诉游思南专利侵权一案[2]中止后，原告张家敢等待了6个多月，终于等来了国家专利复审委员会维持其专利有效的决定书，尔后，满怀希望要求我院恢复审理，我们审查后对他说：“没办法，你再等3个月吧”。因为法律规定对方还有3个月的提起行政诉讼期限，结果原告只得失望而归。如果当事人走完整个一、二审行政诉讼程序，估计一年又完矣！故一般而言，中止期限为1-2年左右。恢复审理后，如果还要经过一、二审，一个案子下来就是2-3年。

2、中止后，原告专利被国家专利复审委员会宣告无效的比例较高

据国家专利复审委员会有关人士透露，实用新型专利和外观设计被宣告无效竟达70%左右！我院审理的因被告向国家专利复审委员会提出专利无效请求而中止的4件案件中，被宣告无效的占2件，亦占50%。

3、专利侵权案件诉讼中止的负面影响较大

（1）中止导致案件积压过多，严重影响主审法官的绩效考评

从上面的数据可以看出，专利侵权案件中止数量的过多，使得案件审理期限不得不延长，依据省院以及本院制定的案件绩效考评体系规定，中止案件属于未结案件，严重影响了知识产权庭当年的案件结案率和考核指标以及对主审法官的客观评价。公正与效率的追求在审理专利侵权诉讼法官身上，真可谓“熊掌与鱼不可兼得”呀！

（2）当事人专利维权成本过高

申请一件专利，需要申请费500元。维持专利有效费用（10年）费用共需要11200元。整个涉及专利收费的项目（国内部分）达17项之多。向国家专利复审委员会提出无效宣告请求费需要1500元，对实用新型专利进行检索也要缴费[3]。原告遇到专利侵权的情况下，提起诉讼所花的诉讼费，律师费以及在国家专利复审委员会无效宣告程序中支出的代理费、差旅费等等其他费用基本上不可避免。而且，如果原告以不服国家专利复审委员会的决定为由，提起行政诉讼，一、二审又得交费。当事人要走完全部程序，一般要同2个中院、1个高院、1个行政机关打交道。可以看出，不仅在时间上（约2年）、金钱上（至少1万元），当事人难为重负，而且国家知识产权局、相关法院均要投入大量的财力、物力，可谓程序繁杂。例如石金根诉陈氏机械集团有限公司专利侵权一案[4]审结后，原告石金根感叹“今后再也不打专利官司了，没意义”。因为其维权，仅律师费就花了7、8万，还不包括多年的专利维持费、差旅费等，最后专利还被国家专利复审委员会宣告无效，真是“赔了夫人又折兵”。可以说，专利侵权纠纷是目前程序最复杂、当事人诉讼风险最大的纠纷。

三、检索报告的软肋

为解决专利侵权诉讼中止过多的问题，根据2000年修改后的《专利法》的规定，法院可以要求提起专利侵权诉讼的实用新型专利权人提供一份检索报告，作为实用新型专利权有效性的初步证据，但作出检索报告的依据范围是有限的，仅在现有的专利文献中进行检索。而作出专利权无效的依据范围是无限的，大大超出专利文献的范围，另外，检索报告可以输入不同的检索词、专利类别等从而得出不同的结论，因此，尽管检索报告结论认为该专利符合新颖性和创造性的要求，但不一定能证明该专利权就当然有效，这就是为什么在侵权诉讼中，检索报告不能直接作为判断有关实用新型专利有效或无效的依据，也不是表明国家专利复审委员会的态度的行政决定的原因。鉴于此，检索报告的作用是有限的，法院并不能认为原告提供的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献就应当作出不必中止审理的决定。对这一点，最高人民法院的有关司法解释规定不中止亦是弹性而非硬性。目前，在原告专利权的有效性得到国家专利复审委员会肯定之前，大多数法院还是在最高人民法院的有关司法解释的基础上，从慎重的原则出发，中止了大多数专利侵权诉讼的审理。因此，检索报告亦未能从实际上解决中止过多的问题。

四、如何解决目前所面临的困境

（一）治本之策

1、修改现行《专利法》的相关规定，将实用新型专利和外观设计专利由初步审查（形式审查）变为实质审查，具体可参考发明专利的相应程序规定。目的在于确保专利权人是“真正的专利权人”，不仅可以从根本上保证实用新型专利和外观设计专利的社会公信力，也能从根本上解决专利诉讼中止过多的问题。为什么？我们可以从我们设立专利制度的目的来理解。专利法已实施了20多年，其目的在于鼓励发明创造，推动社会经济的快速发展。党的十七大指出提高自主创新能力，建设创新型国家是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键。因此，评价一种专利制度的优劣，应该以是否达到了鼓励发明创造、提高自主创新能力的目标为标准。但在现实生活中，目前的实用新型专利和外观设计专利的形式审查制度，已使得人们对这样的专利权有多大的“含金量”提出质疑，从实践上来看，很可能成为竞争和社会经济正常发展的障碍。中国目前已经成为世界专利大国，但有几个专利技术能在国际上获奖呢？真正有“含金量”的发明专利微乎其微。这一点很像中国的论文。实际上，与其追求所谓“专利数量泡沫”，不如追求实实在在的创新。这样，就必须改形式审查为实质审查，是专利权人的专利“过得硬”，才能彻底解决中止诉讼的负面问题。虽然实质审查会加大专利申请人的获权成本，但有利于抑制不良分子滥用专利制度。如果专利申请人，连专利申请费用（含实质审查费用）都不愿缴纳，或者认为划不来，也就反映了实用新型和外观设计的价值有限，国家也无保护的必要。专利权是一种市场垄断权，是用以对抗相关公众的，国家应该有责任事先审查实用新型专利和外观设计专利是否符合专利法规定的实质性条件，而不是“事后诸葛亮”。

反对实用新型专利和外观设计专利实行实质审查的观点主要是两种专利数量太大，而审查员人手有限，审查时间耗费太长不利于该两种专利的及时应用。相反，初步审查制的快捷优点能满足众多的该两种专利申请人的需求，但是从专利的社会公信力，从当事人专利权权利稳定，从保护真正的发明创造，从当前国家倡导的提高自主创新能力出发，是利远大于弊的。而且，由于是实质审查，一些不良分子利用现有实用新型专利和外观设计专利审查制度的缺陷，把不符合专利法要求的实用新型或者外观设计申请专利并获得授权，再以此恶意起诉他人侵权，搞不正当竞争，将不再可能。“问题专利”、“垃圾专利”必将会大幅度减少。这样，专利制度才能走上康庄大道。

2、废除实用新型专利和外观设计专利，只设立发明专利。

国家知识产权局《2007年中国知识产权保护状况》白皮书披露：2007年，国家知识产权局共受理专利申请694153件，比2006年增长21.1%，虽然三种专利申请总量快速增长，但仍以实用新型专利和外观设计专利申请为主。2007年，国家知识产权局共授予专利权351782件，比2006年增长31.3%。截至2007年12月31日，国家知识产权局授权专利总量为2089286件[5]。很明显，中国已经成为世界专利大国。由于实用新型专利和外观设计专利之授权如同批发市场，而在实践中，几乎绝大多数被控侵犯实用新型专利权与外观设计专利的被告都会请求宣告专利权无效，而且无效请求的成功率很高（70%）。因此，我国实用新型专利权与外观设计专利有“垃圾专利”的“美称”。在世界绝大多数国家，专利保护的对象仅仅限于发明，并不包括实用新型和外观设计。我国的专利制度，实际上可分为发明专利制度、实用新型专利制度和外观设计专利制度。国外的专利制度一般是指与我国发明专利对应的专利制度，不包括实用新型制度和外观设计制度。理由在于实用新型只是对产品结构、形状的小改良，其技术寿命很短，故实用新型在国际上保护尚未普及。外观设计不是技术方案，而且其市场寿命亦较短。因此把外观设计作为专利权对象的国家并不多，很多国家制定了专门的外观设计法，也有的国家用著作权法保护外观设计。我国把外观设计作为专利类型来保护，主要是因为发明与实用新型专利的登记机关、权利的取得程序、行政确权程序等规则完全可以适用于外观设计，实行一体化保护可以节约立法与执法成本。但20余年的时间证明，如前所述，把实用新型和外观设计作为专利对待，只是徒增纠纷与耗费国家和当事人无谓的时间、精力与财力而已，与专利法本身的目的早已大相径庭。而废除实用新型专利和外观设计专利，只设立审查极为严格的发明专利，可以有效降低专利申请量，大大提高专利申请的质量，专利侵权诉讼中止的现象必将会有质的改观。

（二）治标之策

1、对专利无效审查程序设置审限。国家知识产权局《2007年中国知识产权保护状况》白皮书承认至2007年底正在审理的无效宣告请求案件为2368件[6]。实际上意味着这些案件并未结案。之所以案件大量积压，原因之一在于《专利法》及其《实施细则》均没有对专利无效审查程序设置审限，加上案多人少，也是没有办法的事情，而法院中止期间的长短取决于无效宣告审查的时间和结果。因此，设置审限、加快无效审查的速度对于解决中止时间过长具有现实意义。

2、对恶意诉讼者予以制裁。实践中，有些人为了达到不法目的，将公知技术申请为专利，或者稍微作无意义的改头换面（如前面所涉及的周文兵案，其外观设计只是比他人在先设计多了一条直线），骗取专利授权。对这类案件，如果证据确凿，应予以相应的制裁。给他人造成经济损失，应承担赔偿责任，以减少恶意诉讼的数量。

3、专利权人（原告）提供担保。在专利侵权诉讼中，如果被告对原告实用新型专利或外观设计专利向国家专利复审委员会提起无效宣告被受理后，而原告又不希望法院中止审理，这时，法院可以要求原告提供担保。理由在于原告对自己的专利的基础技术来源比较了解，对是否符合《专利法》规定的实质性要件应该比较清楚。因此，对于真正的专利权人来说，担保可以使原告及时获得司法保护，对法院而言亦可减少中止审理的数量。对于不真正的专利权人来说，其专利权被宣告无效后，被告因其所造成的损失亦能获得赔偿。

五、目前体制下，中止审理应注意的问题

（一）处理好专利权人与社会大众的利益平衡关系。决定是否中止审理最好是经过庭审或者听证，不管当事人是否已经向国家专利复审委员会提起了无效宣告请求。这样可以使双方当事人充分发挥各自的意见和出示相关的证据，能够减少当事人的抵触情绪，树立法院谨慎和公平的形象。

（二）经过庭审或听证之后，如果发现具备下列三个条件，法官在难以决断时，可以中止诉讼。1、被告在诉讼中已经向国家专利复审委员会提起了无效宣告请求；2、被诉侵权产品在形式上落入原告专利权的保护范围；3、检索报告结论不利于原告的实用新型专利权或者实用新型专利权稳定性受到有关技术文件挑战的。外观设计专利中，被告提出证据对该外观设计专利的新颖性表示质疑，理由比较充分的。

 

参考书目：

1、姜丹明主编：《知识产权法精要与依据指南》，人民出版社，2005年版，第108—110页。

2、国家知识产权局《二00七年中国知识产权保护状况》，第3、4页。